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El principio de especialidad está directamente relacionado con la función que tiene la marca de identificar productos o servicios específicos. Por lo cual, las marcas que sean idénticas o similarmente confundibles, que amparen o pretendan amparar productos o servicios idénticos o relacionados, no podrían coexistir, toda vez que esta situación conlleva a generar un riesgo de confusión o de asociación para el consumidor.


Este concepto parte de la situación hipotética en donde el consumidor al encontrarse en el comercio con marcas idénticas o similarmente confundibles no podrá identificar o diferenciar las marcas entre sí, o podrá creer, contrario a la realidad, que existe una relación comercial o jurídica entre dos titulares. Este análisis se realiza como regla general en la cual, no es necesario probar los riesgos en los que incurre el consumidor, basta que los mismos puedan ser generados para concluir, que dos marcas en conflicto no pueden coexistir en el mercado para identificar productos o servicios relacionados y por lo tanto, no son registrables.


El Tribunal de la Comunidad Andina desarrolló el concepto de Conexión Competitiva, el cual se desprende del principio de especialidad y se entiende como la relación que existe entre los productos o servicios que identifican los signos en conflicto.  El análisis se basa en una serie de criterios o factores los cuales son estudiados por el examinador, entre estos factores se encuentran (i) la inclusión de los productos o servicios en una misma clase de nomenclátor, (ii) los canales de comercialización; (iii) los medios de publicidad en el que son promocionados; (iv) la relación o vínculo entre los productos o servicios; (v) el uso conjunto o complementario entre los productos o servicios; (vi) el género al que pertenecen; (vii) la finalidad y (viii) la intercambiabilidad de los mismos.


Una vez realizado este análisis, si el examinador concluye que entre los productos o servicios no existe conexión competitiva, aunque sean marcas idénticas, pueden coexistir, dado a que no se crearía un hipotético riesgo de confusión o de asociación para el consumidor.  La Superintendencia de industria y Comercio ha planteado que la similitud entre los signos no es razón suficiente para determinar la confundibilidad en el mercado y por lo tanto “nada obsta para que coexistan dos marcas similares e incluso idénticas si los productos o servicios por ellas amparados no son susceptibles de causar riesgo de confusión.”  


Existen situaciones en las cuales, el análisis de la conexión competitiva de los productos o servicios podría llevar a concluir inicialmente, que entre las marcas idénticas o similares podría crearse hipotéticamente los riesgos de confusión y de asociación.  Por ejemplo, en un primer momento se concluiría que marcas idénticas no podrían coexistir para identificar vestuario y calzado, toda vez que estos productos resultan ser complementarios, suelen tener los mismos canales de comercialización y medios de publicidad e incluso se encuentran dentro de la misma clase internacional.   No obstante, esta situación hipotética cambia cuando en el mercado marcas idénticas han coexistido por un periodo determinado, sin generar dichos riesgos para los consumidores.  


En este punto, surge la pregunta si el examinador podría desconocer esta situación fáctica de coexistencia comercial marcaria y en consecuencia, negar la solicitud de un registro basándose en un análisis hipotético.  ¿Podría entonces el examinador concluir la existencia de eventuales riesgos cuando en la realidad, las marcas llevan coexistiendo incluso décadas?


En estos eventos el análisis no puede limitarse a situaciones posibles o eventuales, teniendo en cuenta que, existe una situación real y fáctica en donde las marcas ya han coexistido en el mercado, ya han sido expuestas a los consumidores y se ha probado la ausencia de los riesgos de confusión y de asociación. Por lo cual, la función de protección al consumidor ante eventuales riesgos por parte de la Oficina de Marcas quedaría obsoleta.    


¿En qué evento marcas idénticas podrían coexistir para productos o servicios que en un principio son conexos?

Este tipo de casos se presentan cuando los productos o servicios van dirigidos a consumidores especializados, por esta razón, el análisis de conexión competitiva deberá estudiar más detalladamente los consumidores especializados, los productos o servicios específicos y la coexistencia comercial pacífica de las marcas. Respecto de la cual, serán el solicitante y el opositor quienes tendrán la carga de probar la ausencia o no de los riesgos de confusión o de asociación.    


Análisis de la conexión competitiva en los casos de coexistencia comercial pacífica.


El estudio de la conexión competitiva no parte de una situación hipotética o eventual como por regla general se hace en el análisis marcario, sino de una situación concreta y real en donde a pesar de existir la coexistencia comercial probada, ésta no ha generado riesgo de confusión o de asociación para el consumidor.  En este estudio, se analizará al consumidor especializado, el cual podría tener un conocimiento técnico o podría pertenecer a una determinada industria. También se analizará el producto o servicio específico, los cuales podrían ser accesibles sólo para un reducido sector. Incluso, se podrá analizar si los productos o servicios de las marcas en conflicto podrían excluirse entre si, por ejemplo, tratándose de un proveedor de calzado de dotación militar y un comerciante de paños y chaquetas inglesas.  Así mismo, el análisis debe incluir los canales de comercialización y los medios de publicidad de los productos o servicios, teniendo en cuenta que las marcas no van a estar expuestas a los mismos consumidores o en caso de estarlo, estos al tener contacto con ellas, debido a su especificidad podrán diferenciarlas e identificar que pertenecen a distintos orígenes empresariales.


En los casos de coexistencia comercial, es indispensable que las partes aporten oportunamente, todo el material probatorio que le permita al examinador concluir que se está realizando el estudio respecto a marcas que han coexistido pacíficamente en el mercado. Las pruebas estarán encaminadas a demostrar la falta de conexión competitiva y por lo tanto, la ausencia real de los riesgos de confusión y de asociación para el consumidor. Cuando se demuestra la coexistencia de las marcas en el mercado gracias a la especialidad de los productos o servicios, se evidencia la marcada separación entre los mercados y los consumidores finales, que a pesar de ubicarse en una misma clase internacional, no tendrán conexidad alguna.

En consecuencia, el análisis de la conexión competitiva no siempre puede partir de un estudio hipotético, con el cual se desconozca circunstancias fácticas que demuestren que, en el mercado han coexistido pacíficamente marcas idénticas, aunque amparen productos o servicios que en un primer análisis podrían ser conexos. En estos eventos, es indispensable que se aporte el material probatorio con el propósito de demostrar la ausencia de los riesgos de confusión y de asociación para los consumidores.  





COEXISTENCIA COMERCIAL PACÍFICA DE

Autor: Diana Vigoya - Asociada BBGS Colombia

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